특허 : 신규성의제(新規性擬制)란 무엇인가
특허법 제2조는 이 법에서 주로 사용되는 용어들이 정의되어 있고, 그 중에 첫 번째 용어가 바로 '발명'이고, 이것은 "자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것"이라고 정의하여 '발명의 성립성'을 규정하고, 특허법 제29조 제1항에는 특허를 받을 수 있는 요건으로 발명은 "산업상 이용할 수 있는 것"이라고 발명의 '산업상 이용성'을 전제했고, 이와 동시에 그 특허 출원전에 (1) 국내에서 공지(公知)되었거나
공연(公然)히 실시된 발명이거나, (2) 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명을 제외하고는 특허를 받을 수 있다고, 이른바 발명의 '신규성'을 규정하고 있다. 비록, 위의 신규성이 인정된다고 하여도, 특허 출원 전에 그 발명의 기술분야에서 신규성 판단의 기준이 되었던 (1) 또는 (2)의 발명으로부터 통상의 지식을 가진자가 용이하게 발명할 수 있을 정도의 발명은 특허를 받을 수 없다고, 발명의 '진보성'도 같은 법 제29조 제2항에서 덧붙이고 있다.
우리 나라 헌법 제22조 제2항에 의하면 "저작자, 발명가, 과학기술자와 예술가의 권리는 법률로서 보호한다"고 되어 있고, 특허법 제1조에서 특허제도는 "발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로서 기술발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적"으로 한다고 규정하고 있어, 발명가는 그 발명을 위한 노력을 보상하는 차원에서 적극적으로 보호받을 수 있도록
제도적으로 뒷받침되어 있다. 한편, 대학이나 연구소 등에서 막대한 경제적 지원과 인적 노력을 통해 개발된 일부 발명들의 경우에는 그 발명의 특허출원 전에, 논문심사를 위한 발표, 학회지 발표, 시험의뢰, 박람회 출품, 인터넷을 통한 공개 등이 이루어지고 있어, 실제 특허 출원한 시기에 이르러서는 이미 그 발명의 신규성이 인정되지 않아서 특허를 받을 수 없는 사례가 이따금 발생되고 있어, 특허업무에 종사하는 자들을 안타깝게 하는 경우가 있다. 따라서, 이러한 사유들로 인하여 신규성이 상실되는 점을 방지하여 애써 개발한 기술에 대하여 권리를 받을 수 있는 기회를 부여하려는 취지에서 특허법 제30조는 '신규성의제' 즉, 신규성 상실의 예외규정을 규정하고 있다. 본 고는 이러한 '신규성의제'의 의의를 알아보고, 외국과의 제도 비교와 법원의 판결에 따른 사례 분석을 통하여, 발명가는 물론, 학계나 연구소 등의 관계자가 연구개발과 특허출원 업무를 수행함에
있어서 도움이 되도록 하고자 한다. 신규성의제(Novelty Grace)란?
특허를 받기 위한 제반요건 중에 신규성이 없는 발명은 당연히 특허를 받을 수 없다. 그러나 획일적이고 예외 없는 법 적용은 헌법에서 정한 발명가의 보호와 특허제도의 근본 목적을 훼손할 수가 있으므로 설사, 특허법에서 정한 신규성 상실 사유가 있다 하더라도 사회 통념이나, 경험상 그 사유에 정당성이 있다고 인정될 때는 특허청에 구제 받고자 하는 의사를 표시하여 신규성이 상실되지 않도록 하는 제도를 '신규성의제'라 한다.
이 제도는 신규성 상실 사유를 규정한 특허법 제29조 제1항에 대한 예외규정으로 만약 이 규정에 의거 발명자에게 부당한 이익을 준다든지 일반공중에게 불이익을 초래한다면, 사익과 공익을 감안하여 조화롭게 상호의 이익을 보장한다는 특허제도의 취지에 어긋나므로 신규성 의제를 적용 받을 수
있는 경우를 한정하고 신규성의제 적용기간도 6개월로 제한하고 있다.신규성의제 관련법 규정(특허법 제30조)
특허를 받을 수 있는 발명이 특허출원 전에 국내에서 공지·공연되었거나, 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재되었거나, 전기통신회선을 통하여 공중에게 이용 가능하게 되더라도 그 날로부터 6개월 이내에 그 사유를 기재하여 특허출원하고 출원 후 1개월 이내에 증명서류를 제출하는 경우에는 이 법규정에 의거 신규성 상실의 예외를 적용 받을 수 있다. 즉, 신규성이 있는 발명으로 본다(2001. 7. 1일부터 "공지 등이 되지 않은 발명으로 본다." 로 개정됨).
이 법의 규정을 보다 자세히 살펴보면, 공지 등에 의하여 신규성이 상실된 발명이라고 간주하지 않는 경우는, 첫째, 시험을 한 경우, 간행물에의 발표, 전기통신회선을 통한 발표 및 학술단체에 서면으로 발표하는 경우, 둘째,
의사에 반하여 공개된 경우, 셋째, 박람회에 출품한 경우이다.
각각의 경우에 대한 신규성 상실의 예외를 적용하는 것에 대한 취지나 의의를 알아보기로 한다.
먼저, '시험'을 한 경우에 발명에 따른 기술적 효과를 얻어내기 위하여 효과 측정을 시험하는 경우에, 그 시험이 비밀리에 이루어질 수 없는 상황에 놓일 수 있으므로 그 발명은 다른 사람들에게도 알려질 수 있다. 이와 같이 발명의 기술적 효과에 대한 "시험"을 수행하는 경우에 한하여 구제하는 것이고, 일반적인 판매·선전을 위한 시험, 시장성 조사를 위한 시험, 상품광고의 효과를 위한 시험 등 상업적 효과에 대한 시험은 여기에 포함되지 않는다.
다음, '간행물'이란 자기의 발명을 학술지 또는 논문잡지 등의 간행물에 게재하여 발표하는 것 등을 말하고, 인터넷 등 전기통신회선을 통한 발명의 공개가 일반화됨에 따라 그러한 발명의 공개에 대해 법적인 지위를 부여하거나 보호하여야 할 필요성이 대두되었으며, 2001. 7. 1일
이전의 특허법에서는 '반포된 간행물(printed publication)'에 기재된 발명에 대해서만 선행기술로 인정되었으나, 현재는 '전기통신회선을 통해서 공중이용이 가능하게 된 발명'도 간행물로 인정하여 선행기술로 인정하고 있다. 여기서 전기통신회선이란, 국내외의 정부·지방자치단체, 국제기구, 국내의 국·공립학교, 외국의 국·공립대학, 국내외 국공립연구기관, 특허정보와 관련된 업무를 수행하기 위한 목적으로 설립된 법인, 국내의 사립학교, 외국의 사립대학, 학술단체 등이 운영하는 전기통신회선을 말하고, 학술단체라 함은, 과학기술의 진보와 발전을 목적으로 조성된 단체로서 연구발표를 주요사업으로 하는 경우를 말한다.
또한, '의사에 반한 경우'라 함은, 특허출원 전까지 발명을 비밀로 하려고 했으나 발명자의 의사에 반해 그 발명이 공지되는 경우를 말하는데 강박, 사기, 스파이, 공용인의 고의·과실 등이 해당된다.
끝으로, '박람회 출품'이라 함은 국내외의 일반적인 박람회에
출품하여 공개되는 것을 말한다. 주요 국가의 신규성의제 제도
신규성의제 제도는 국가별로 상이하므로 발명자의 권리가 다른 나라에서 자기 나라에서와 같이 보호되지 못하는 요인 중의 하나로 주목되어, 미국은 1986년부터 신규성의제 제도를 국제적으로 통일해야 한다는 주장을 하였다. 그 후, 신규성의제 제도의 통일화에 관한 국제사회의 논의는 특허법 전반의 통일화 논의로 확대되었고, 2000년에 특허출원절차를 통일화하는 특허법조약(特許法條約, Patent Law Treaty, PLT)이 채택되기에 이르렀다. PLT는 특허출원 절차(節次)사항만을 규정할 뿐 실체(實體)사항에 관한 부분은 다루지 않아 신규성의제에 관한 부분은 포함되어 있지 않았으나, 실체사항의 통일화에 관한 논의는 WIPO (World Intellectual Property Organization, 국제지식재산권기구)에서 계속되고
있다.
따라서, 계속되는 논의에서도 신규성의제 제도는 여전히 중요한 쟁점으로 대두될 것으로 사료되며, 그 통일화 방안이 구체적으로 진전되기 전까지는 각 국의 제도에 대한 이해가 선행되어야 할 것이므로, 주요 국가에서 운용되는 신규성의제 제도를 알아보기로 한다.미 국
미국은 특허법 제102조 b항에서 특허출원인의 미국 내 출원일보다 1년 이상 앞서 그 발명에 대하여 미국 또는 외국에서 특허되거나, 반포된 간행물에 기재된 경우, 미국 내에서 공용되거나 판매된 경우에는 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있어, 발명이 공개되었더라도 출원여부를 1년 이내에 결정할 수 있는 유예기간을 두고 있다. 즉, 일년간의 신규성의제 적용기간을 주고 있다.
일년의 유예기간(grace period)을 인정하는 요건으로는 특허부여(patented), 간행물로 반포(described in a
printed publication), 공용(in public use) 및 판매(on sale)되는 경우이다. 공중의 이익을 위해서는 발명의 내용이 빨리 공개·전파되는 것이 바람직하고, 발명자의 이익을 위해서는 출원여부를 결정하기 위한 충분한 시간을 주는 것이 바람직한 바, 양측의 상충되는 이익을 절충하기 위하여 1년의 기간을 주고 있는 것이다.
미국은 적용요건이 매우 광범위하고, 기간이 다른 나라보다 길기 때문에 신규성의제 제도를 국제적으로 통일하자는 주장을 하게 된 것이다. 예를 들면 미국의 발명자가 미국 내에서 간행물을 통해 발명을 공개한 후 7개월 후에 미국과 유럽에 출원하는 경우 미국에서는 특허법 제102조 b항에 의거 특허를 받을 수 있지만, 유럽에서는 해당 간행물에 의한 공개가 신규성의제를 적용 받을 수 있는 대상이 되지도 않고, 출원이 신규성 상실의 유예기간(6개월) 이후에 이루어졌으므로, 자기의 공개(간행물)에 의하여 거절되어 특허를 받을 수 없게
된다.유 럽
유럽특허조약(European Patent Convention, EPC) 제55조에 의하면 명백한 남용(evident abuse)과, 공식적으로 인정된 국제박람회에서 전시된 경우에 한하여 비자기적용개시(非自己適用開示, non-prejudicial disclosures) 적용의 대상으로 규정하고 있어, 신규성의제 적용사유에 해당된다. 여기서, 명백한 남용이라 함은, 출원인(발명인)의 의사에 반하여 공개된 경우를 말하며, 명백한 남용이 되기 위해서는 출원인의 의사에 반하여 공개하는 자가 출원인에게 피해를 주려는 실질적인 의도가 있거나, 해당 공개로부터 피해가 비롯된다고 인정되는 경우에 한한다. 우리 나라 특허법에서 규정하는 의사에 반한 공개의 요건보다도 더욱 엄격한 조건을 요구하고 있다.
이와 같이 신규성의제 제도를 상당히 엄격하게 운용하고 있기 때문에 미국의 발명자들에게
불만의 원인을 제공하고 있어, 미국의 신규성의제에 대한 제도를 국제적으로 통일하여야 한다는 주장이 충분한 설득력을 얻고 있는 실정이다.
명백한 남용에 의한 공개는 간행물이거나 기타 다른 방법을 통한 모든 공개의 형태를 포괄하는 개념이라고 볼 수 있고, 공개 후 6월 이내에 출원하여야 하고, 출원시에 그러한 취지를 기재하고 증명하는 서류를 일정기간 이내에 제출하여야 하는 점은 우리 나라 특허법 제30조의 규정과도 동일하다.일 본
일본 특허법 제30조가 규정하는 "발명의 신규성 상실 예외" 제도는 우리 특허법과 매우 유사하다. 시험, 간행물발표, 특허청장관이 지정하는 학술단체가 개최하는 연구집회를 통한 문서로서의 발표 등이 동 제도의 적용대상이 되는 것은 우리 나라와 유사하나, 일본은 전기통신회선을 통한 발표에 대하여 폭 넓게 적용하는 반면, 우리 나라는 대통령령(특허법시행령)이
정하는 전기통신회선을 통한 발표에 한하여 적용하고 있다. 또한 박람회의 종류를 우리는 국내외의 일반적인 박람회를 허용하는 반면, 일본은 박람회의 종류를 제한하고 있는 점에 차이가 있고, 6개월의 신규성의제 적용기간을 정하고 있음은 양국이 동일하다. 신규성의제와 관련한 주요판례
신규성의제와 관련하여 학교, 연구소 등에서 흔히 일어나기 쉬운 사례 예를 들면, 석·박사학위 논문발표 시에 신규성의제 적용문제 등에 관해 사법부의 주요 판례를 소개한다. '공지'라 함은 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있음을 의미하고, '반포된 간행물'은 불특정 다수의 일반 공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 상태에 있는 간행물을 의미한다.박사학위 논문의 반포 및 공지시점과 그 입증
출원 발명이 그 출원 전에 박사학위 논문으로 발표된 경우 신규성의제 규정의 적용을 받을 수 있는 기간인 6개월의 기산점이 되는 박사학위 논문의 반포시점 내지 공지시점은 박사학위논문의 인쇄 시나 대학원에 제출 시 또는 논문 심사위원회에서의 인준 시로 볼 것이 아니고, 특별한 사정이 없는 한 일단 논문심사에 통과된 이후에 인쇄 등의 방법으로 복제된 다음 공공도서관 또는 대학도서관 등에 입고되거나, 주위의 불특정 다수인에게 배포된 때라고 봄이 경험칙에 비추어 상당하다. 출원인이 박사학위논문의 일반적인 반포형태의 하나인 해당 대학도서관에의 입고사실에 관하여 증명을 한 이상 출원인으로서는 신규성의제 규정의 적용을 받기 위한 소정의 입증을 하였다고 보아야 한다.
(95후19 판결, 대법원 1996. 6. 14 선고)
도서관에 간행물 입고시 반포시점 계산
도서관 입고시 등록절차만 마치면 불특정 다수인이 그 기재내용을 인식할 수 있는 상태에 이르러 반포되었다고 본다.
(99허5418 판결, 특허법원 2000. 6. 30 선고) 제품 카다로그
제품 카탈로그는 제작되었으면 배부·반포되는 것이 사회통념이므로 배부범위, 비치장소 등에 대한 구체적인 증거가 없더라도 그 카탈로그가 배부·반포되었음을 추정할 수 있다.
(98허3170 판결, 특허법원 1998. 8. 20 선고) 비밀유지 의무
계약상 또는 신의칙 상 비밀유지 의무가 없는 자들이 그 내용을 알 수 있는 상태에 있었던 이상 비록 소수의 사람만이 그 내용을 알았다 하더라도 공지로 본다.
(99허7636 판결, 특허법원 2000. 6. 1 선고) 서비스 매뉴얼, 샵 매뉴얼의 반포된 간행물여부
서비스 매뉴얼, 샵 매뉴얼은 제품딜러뿐 아니라
일반 소비자에게 판매 및 선전 목적으로 널리 배부되는 것이므로 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에 놓인 반포된 간행물로 보아야 한다.
(99허8745 판결, 특허법원 2000. 6. 16 선고) 반포된 간행물의 범위
간행물이란 반포에 의하여 공개됨을 목적으로 하여 복제된 문서, 도화 등 정보전달매체를 의미하며 학회지, 비매품도 공개를 목적으로 한 간행물이다.
(98허805 판결, 특허법원 1998. 8. 20 선고) 취급설명서의
반포성
취급설명서는 일단 발행된 이상 일반 수요자에게도 반포되었다고 봄이 경험칙에 부합된다.
(99허1447 판결, 특허법원 1999. 11. 4 선고) 신규성의제 규정 적용시 유의사항
신규성이 상실된 날부터 6월 이내에 출원을 하여 특허법제30조의 규정에 의하여 신규성 상실 예외적용을 받을 수 있다고 하여도 신규성이 상실된 날과 출원일 사이에 제3자가 동일한 발명을 출원하는 경우 또는 제3자에 의한 공개가 있는 경우에는 제3자의 출원의 후출원이 되고, 제3자의 공개에 의하여 신규성이 상실되어 특허를 받을 수 없다. 이 경우 당연히 제3자의 출원도 신규성은
상실되나, 제3자의 출원이 무권리자에 의한 출원인 경우에는 특허법 제34조에 의거 정당한 권리자가 보호받을 수 있도록 되어 있어 신규성의제 적용을 받을 수 있다. 따라서, 발명이 완성되면 무엇보다도 조속하게 출원하는 것이 중요하며, 신규성의제 제도는 특허제도에 대한 인식 부족으로 인한 신규성 상실이나 의사에 반하여 공개된 경우에도 6개월 범위 내에 출원하면 구제하기 보완적 제도에 불과하다는 것을 명심해야 한다. 2000. 7. 1일 이전의 특허법에서는 출원발명이 신규성 상실사유가 되는 행위(예를 들면 간행물에 발표된 발명)의 발명과 동일한 경우에만 신규성의제가 적용되었으나, 현행법에서는 출원발명이 발표된 발명보다 개량된 경우(상이한 경우)에도 적용될 수 있다. 왜냐하면 종전에는 발표발명과 출원발명이 동일하지 않고 약간 개량되었으나 출원발명이 발표발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 정도의 것이라면 신규성의제는 적용되지 않고 발표된 발명에 의거 진보성이 없음을 이유로 출원된 특허가
거절될 수가 있어 동일한 발명은 신규성의제가 적용되나 오히려 출원발명보다 진보된 발명이 적용 받지 못하게 되어 발표발명에 의거 진보성이 없음을 이유로 특허를 받지 못하는 불합리가 있었기 때문이다. 따라서, 이와 같은 모순을 해소하고, 일반적으로 학술적인 논문발표와 출원발명은 내용이 동일하지 않은 경우가 많기 때문에 이를 구제하기 위하여 관련 법조문을 개정한 것이다. 따라서 이미 공개된 발명과 동일한 발명을 출원하여 신규성의제를 적용 받을 수 있을 뿐만 아니라, 공개된 발명으로부터 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 발명도 신규성의제를 적용 받을 수 있게 되었음을 유의해야 한다. ■문 의 : 특허심판원 심판장 송봉식
전 화 : 042-482-5844
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